화제의 TV예능 프로그램이었던 SBS ‘골목식당’에서 소개된 음식 ‘덮죽’의 상표권 문제가 온라인을 뜨겁게 달군 이후로, 상표권의 중요성이 보다 많은 사람에게 각인되었을 것이다.

지식재산권(Intellectual Property; IP)은 거창한 것이 아니고, 내가 개발한 상품과 회사의 네이밍과 로고(상표), 상품과 그것을 생산하는 기구 /기계장치들의 외형(디자인), HW/SW적인 기술적 개선사항(특허), 나아가 유명한 나 자신의 인격권(최근 개정입법된 ‘퍼블리시티권’)까지를 아우르는 무형 자산인 것이다.

사업을 영위하다보면 기존 상품/제품/서비스를 개량한 개량품이 출시되곤 한다. 개량품들은 기존과 다른 외형을 갖거나, 다른 이름을 가지거나, 다른 기술적 방법론들을 차용하여 개발되는 경우가 많다. 이 경우 개량품의 혁신성을 강조하기 위해 다양한 전략을 취할 수 있으나, 사업자들은 보통 새로운 ‘브랜딩’을 통해 소비자들에게 어필하고, 새로운 수요를 창출하는 길을 택한다.

소비자(수요자)에게 동일한 출처로 인식되도록 하나의 단일한 판매자로 상품/제품/서비스에 대한 브랜드를 알리면 좋겠지만, 비즈니스 상황은 워낙 다양하고 급변하며, 법적인 요건들도 충족해야하니 일관된 브랜딩 정책을 수립하는 것도 쉽지 않다.

예컨대, 회사의 CI(Corporate Identity)는 대표이사 개인에게 귀속되어 있지만, 브랜드의 BI(Brand Identity)는 법인 명의로 되어있는 경우가 있다. 또한 CI는 지주회사에, BI는 자회사에 각각 귀속된 경우들이 흔할 것이다. 나아가, 내 이름을 걸고 사업을 널리 알려 어느정도 자리를 잡았는데, 내 이름을 걸고 새로운 사업을 런칭하며 브랜딩을 새롭게 시도하는 경우도 있을 것이다.

그런데, 기존 상표법은 이러한 출처가 (명목적으로) 다른 경우들에 대해 거절해왔다(상표법 제34조제1항제7호 또는 상표법 제35조제1항 거절이유). 실질적으로 동일한 주체가 출원한 상표임에도 권리를 인정받지 못했던 것이다. 특히 특허청 통계에 따르면 이러한 거절이유의 82%는 개인·소상공인·중소기업들에게 발생되었다. 타인의 상표 모용을 방지하기 위해 제정되었던 법이, 자신의 상표 보호를 막게된 족쇄가 된 것이다.

다행히, 최근 국회에 제출된 개정안(구자근 의원 대표발의; 의안번호 제2120764호)는 “상표 공존동의제도”를 도입하는 내용을 담고 있다. 요지는 선출원(선등록)상표권자의 동의에 의한 거절이유 해소사유 규정의 신설이다.

“상표 공존동의”는 상표권자의 동의가 있으면 유사상표의 등록을 허용하겠다는 제도이다. 상표 실무적으로는 상표 출원시, 또는 심사관 의견제출통지 발행시 선행상표권자가 작성한 공존 동의서를 제출하면 제34조제1항제7호 거절이유 또는 제35조제1항거절이유의 예외사유가 된다는 것이다.

또한, 아직 입법적으로 완결성있게 논의되지는 않았으나, 상표 출원공고 및 등록공고에 공존 동의 사항을 공시하게 되어 일반 소비자로 하여금 상표에 대한 출처혼동을 방지하게 될 것이라고 한다.

상표법 신구조문대비표

사실 상표 공존동의제도는 전세계적으로 이미 운용되고 있는 제도이다. 각 국가별로 제도의 유형이 서로 조금씩 상이하나, 실질적으로 동일한 출처에 대한 상표권을 보호하려는 취지는 동일하다고 해석할 수 있다.

미국: 상표심사절차매뉴얼(TMEP) (Section 1207.01(d)(ⅷ)&Section 714.05(d)) – “An applicant may submit a consent agreement in an attempt to overcome a refusal of registration under Trademark Act §2(d), or in anticipation of a refusal to register.”

싱가폴: 상표법(TRADE MARKS ACT) §8(9) – “The Registrar may, in his or her discretion, register a trademark where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration.”

대만: 상표법(商標法) 제30조제1항제10호 – “相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。”

뉴질랜드: 상표법(Trade Marks Act) §26(Exceptions)(a) – “The Commissioner must register trade mark A if (a) the owner of trade mark B, trade mark C, or trade mark D (as the case may require) consents to the registration of trade mark A”

해외 주요국 공존동의제도

요컨대, 상표 공존동의제도를 통해, 실질적으로 동일하지만 명목상으로 다른 주체의 상표권은 법적으로 보호받을 수 있을 것이다. 상표 공존동의제도가 도입된다면 비즈니스적인 이유로 사업주체를 분리하여 운영하셨던 대표님들과 담당자님들의 “브랜딩”에 대한 법률적 고충이 상당히 감축될 것으로 보인다. 특히 기업 입장에서는, 의견제출통지 시점 보다는, 출원시에 “상표 공존동의서”를 제출함으로써 불필요한 심사비용 및 등록지연을 방지할 수 있을 것이다.

개정 전후 상표출원 절차 비교 : 특허청 자료

아직은 상표 공존동의제도는 입법 논의중에 있다. 그러나 비즈니스에 필요한 법, 규제, 정책 정보를 모니터링하고 판단을 돕는 데이터를 제공하는 스타트업인 당법인 고객 코딧(https://thecodit.com/)의 솔루션을 통해 확인한 결과에 따르면 상표 공존동의제도를 포함한 상표법 개정안은 23년 3월 발의된 후 산자위 소위에 상정되어 법안소위 심사를 통과한 상태로 보인다. 이런 페이스를 유지할 경우, 국회 법제사법위원회에 23년 3분기 내에 상정 및 의결되어, 내년 상반기(24년 4-5월)에는 법안이 발효될 수 있을 것으로 기대된다.

상표 공존동의제도가 하루빨리 발효되어 소상공인과 스타트업들이 브랜딩 걱정 없이 제품/상품/서비스 개발을 지속해나갈 수 있도록 든든한 법적 울타리가 마련되기를 소망한다.

코딧(thecodit.com)을 통해 확인한 상표법개정안 의안심사추이

원문 : 지속가능한 제품개발을 위한 상표 공존제도

필자소개 : 김동현 BLT 파트너 변리사는 반도체 분야 글로벌 대기업의 반도체 설계 및 공정 전반, 메타버스 특허분석 및 창출전략 등에 대한 IP 포트폴리오 창출 및 권리화, IP 활용에 대한 경험을 쌓았고, 글로벌 최신 AI기술을 연구하고 그룹사의 핵심 난제를 해결하는 글로벌 대기업 인공지능연구소의 인공지능원천기술 특허화전략 컨설팅, 및 최신 학습모델 아키텍처의 권리화를 전담하고 있다. 현재, 다수 스타트업의 IP 포트폴리오 창출, 분쟁대응, 컨설팅을 수행하고 있으며, 신제품인증(NEP) 및 신기술인증(NET) 평가위원, 조달청 우수제품/혁신시제품 심사위원 등 다양한 평가/ 심사위원을 역임중이다.